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Anexo da Portaria PR n. 60/2021

1) Definições (sumário)

a) Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): Núcleo de Inovação Tecnológica, ou Agência de Inovação, ou órgão equivalente dedicado à gestão de Propriedade Intelectual.

b) Instituição Sede: Instituição que sedia ou sediou o Auxílio ou Bolsa concedido pela FAPESP.

c) Pesquisador Responsável: é o Pesquisador Responsável pelo Auxílio ou Bolsa concedido pela FAPESP e que gerou a Propriedade Intelectual a ser protegida e licenciada.

d) Empresa Sede: empresa que sedia ou sediou projetos PIPE concedidos pela FAPESP.

2) Fundamentos (sumário)

a) Espera-se que os Pesquisadores Responsáveis publiquem os resultados de projetos realizados com o apoio de Auxílios e Bolsas FAPESP.

b) Espera-se que os Pesquisadores Responsáveis compartilhem com outros pesquisadores os dados primários, amostras, coleções e outros materiais de apoio criados ou colecionados no decurso de trabalhos no âmbito de Auxílios ou Bolsas apoiados pela FAPESP.

c) Espera-se que os Pesquisadores Responsáveis e as Instituições Sede compartilhem software e inventos criados no âmbito de Auxílio ou Bolsa concedido pela FAPESP ou que tornem seus produtos amplamente disponíveis e utilizáveis, seja de forma gratuita, pela comercialização por licenciamento a empresas, ou mesmo pela criação de empresas para essa comercialização.

d) A FAPESP permite que a Instituição Sede detenha os direitos legais de Propriedade Intelectual que tenha sido desenvolvida por seus pesquisadores com apoio de Auxílios ou Bolsas da FAPESP, como forma de incentivar o desenvolvimento e difusão de invenções, software e publicações e aumentar a sua utilidade, acessibilidade e desenvolvimento.

d.1) Este incentivo não reduz, contudo, a responsabilidade que os Pesquisadores Responsáveis e suas equipes e que as Instituições Sede têm, como membros da comunidade de pesquisa, de colocar os resultados, dados e coleções à disposição de outros pesquisadores.

e) Espera-se que as empresas sede de projetos PIPE explorem os resultados de pesquisas apoiadas pela FAPESP no exercício de sua atividade empresarial.

3) Titularidade da Propriedade Intelectual gerada em projetos financiados pela FAPESP (sumário)

3.1) Quando a Instituição Sede tiver um NIT qualificado pela FAPESP (sumário)

Quando a Instituição Sede tiver um NIT qualificado pela FAPESP, as Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade, Desenhos Industriais ou quaisquer outras formas de registro de Propriedade Intelectual decorrentes da execução do projeto terão como Titular a Instituição Sede, desde que assine com a FAPESP um Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual conforme o modelo constante do Modelo I.

3.2) Quando a Instituição Sede não tiver um NIT qualificado pela FAPESP (sumário)

Quando a Instituição Sede não tiver um NIT qualificado pela FAPESP, a FAPESP poderá ser titular, conforme sua conveniência, junto com a Instituição Sede, das Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade, Desenhos Industriais ou quaisquer outras formas de registro de Propriedade Intelectual decorrentes da execução do projeto. Neste caso deverá ser assinado, entre a FAPESP e a Instituição Sede, Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual, de acordo com o Modelo II. A FAPESP deverá ser consultada sobre seu interesse em ser cotitular através do Termo de Revelação de Invenção (Modelo IV).

3.3) Para o caso de projetos do Programa PIPE (sumário)

a) A empresa sede será titular dos direitos de propriedade intelectual resultantes do projeto, nas condições previstas no Termo sobre Propriedade Intelectual e Compromisso de compartilhamento de resultados (Anexo III).

b) A empresa se compromete a compartilhar com a FAPESP os benefícios obtidos com a exploração econômica dos resultados da inovação desenvolvida no projeto segundo os critérios a seguir:

b.1) O compartilhamento ocorrerá até o limite de 100% do valor desembolsado pela FAPESP no projeto, incluindo os valores convertidos em reais quando houver concessão em dólares (incluindo Bolsas e Reserva Técnica), atualizado pelo IPCA na data do pagamento.

b.2) O prazo para pagamento será de até 5 anos, a partir do início da comercialização do produto, processo, sistema e/ou serviço que utilize resultados do projeto. Mediante justificativa adequada e em caráter excepcional, esse prazo de 5 anos poderá ser ampliado após negociação com a FAPESP.

c) A FAPESP poderá dispensar total ou parcialmente o compartilhamento de resultados caso a empresa sede comprove o insucesso do projeto a ponto de inviabilizar o compartilhamento acordado, e apresentando explicações para esse resultado.

c.1) Será considerado um projeto bem-sucedido aquele em que o produto de inovação resultante chegar ao mercado e em que a empresa tiver, assim, condições de realizar o compartilhamento sem afetar sua sustentabilidade financeira.

3.4) Para o caso de projetos apoiados no Programa PITE (sumário)

Deverá haver um Termo de Convênio estabelecido entre a Instituição Sede, a Empresa parceira e a FAPESP no qual serão estabelecidas, em cada caso, as normas acordadas para a titularidade e divisão dos royalties ou quaisquer haveres em razão da utilização dos direitos da Propriedade Intelectual decorrentes do convênio, conforme participação de cada parte, e também sobre a possibilidade de a FAPESP também ceder os mesmos direitos para outras instituições públicas ou privadas, no segundo caso mediante pagamento.

4) Responsabilidade por zelar pela proteção para a Propriedade Intelectual gerada em projetos financiados pela FAPESP (sumário)

a) Ao Pesquisador Responsável por Auxílios e Bolsas outorgados pela FAPESP cabe verificar, em qualquer tempo, se a execução do projeto produz ou poderá produzir resultado potencialmente objeto de Patente de Invenção, Modelo de Utilidade, Desenho Industrial ou qualquer outra forma de registro de Propriedade Intelectual.

b) Caso a publicação de resultados de Auxílio ou Bolsa FAPESP (em periódicos, anais de congressos, dissertações ou teses, ou qualquer forma de divulgação) prejudique a obtenção de proteção para a Propriedade Intelectual sobre conhecimentos criados com o apoio da FAPESP, o Pesquisador Responsável deverá fazer a devida notificação à Instituição Sede, com antecedência razoável em relação à data de publicação, para que a Instituição Sede possa tomar as providências para garantir a proteção à Propriedade Intelectual, sem prejudicar a publicação pretendida.

b.1) No caso referido no item 3.1, o Pesquisador Responsável deverá fazer a notificação ao NIT, Agência ou órgão equivalente da Instituição Sede e este órgão será responsável por notificar formalmente a FAPESP.

b.2) No caso referido no item 3.3, o Pesquisador Responsável deverá fazer a notificação ao gestor de Propriedade Intelectual da Pequena Empresa que sedia o projeto.

5) Gestão da Propriedade Intelectual gerada em projetos financiados pela FAPESP (sumário)

A gestão da Propriedade Intelectual gerada em projetos financiados pela FAPESP deverá ser realizada pelos NITs e Agências de Inovação ou órgãos congêneres nas Instituições Sede. No caso do PIPE, a responsabilidade pela proteção, gestão e exploração da propriedade intelectual será exclusiva da empresa sede.

6) Qualificação para NITs (sumário)

Para a qualificação dos NITs, Agências de Inovação ou órgãos similares, a FAPESP analisará:

a) Os termos da institucionalização do NIT, conforme documentação apresentada pela Instituição Sede.

b) As normas da Instituição Sede para compartilhamento de benefícios auferidos com licenciamento ou comercialização de Propriedade Intelectual com os pesquisadores inventores.

c) A infraestrutura material e de pessoal do NIT em relação às dimensões e capacidades da Instituição Sede.

d) Os resultados já obtidos pelo NIT, Agência de Inovação ou órgão similar no registro de Propriedade Intelectual, em licenciamento ou comercialização do acervo de Propriedade Intelectual da Instituição Sede e no desenvolvimento de parcerias para pesquisa colaborativa com empresas e órgãos públicos.

7) Modelos (sumário)

Modelo I (sumário)

ACORDO DE GESTÃO E COMPARTILHAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA NIT QUALIFICADO PELA FAPESP

Pelo presente Termo, a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, instituída pela Lei n° 5.918, de 18 de outubro de 1960, com sede na Rua Pio XI, n° 1.500, Alto da Lapa, em São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 43.828.151/0001-45, neste ato representada por seu Presidente e representante legal, Prof. Dr. xxx, doravante denominada FAPESP, e XXXXX (inserir qualificação), doravante denominada INSTITUIÇÃO, juntas denominadas “Signatárias”,

Considerando que a INSTITUIÇÃO possui NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) qualificado pela FAPESP;

Considerando que é necessário estabelecer as condições a serem observadas para que a INSTITUIÇÃO seja a única titular da Propriedade Intelectual resultante de projetos apoiados por meio de Bolsas e Auxílios da FAPESP e desenvolvidos por pesquisadores da INSTITUIÇÃO;

resolvem celebrar o presente Acordo segundo as condições e cláusulas seguintes:

1) A INSTITUIÇÃO será titular dos direitos de Propriedade Intelectual, doravante denominada PI, relativos aos resultados de projetos apoiados pela FAPESP através de Bolsas e Auxílios.

2) A INSTITUIÇÃO se compromete a dar apoio ao Pesquisador Responsável para a execução das atividades de proteção e exploração da PI por meio de sua estrutura administrativa e jurídica.

3) A INSTITUIÇÃO garantirá o acesso gratuito à PI por terceiros para fins acadêmicos e para a FAPESP, nas hipóteses de interesse público.

4) A INSTITUIÇÃO poderá celebrar acordos com terceiros, para a exploração da PI, devendo observar o disposto nas Leis 8.666/93, 10.973/04 e a Lei Estadual nº 1.049/2008 para a celebração de acordos, contratos ou convênios com terceiros.

4.1) A INSTITUIÇÃO enviará à FAPESP cópia de todo e qualquer de acordo, contrato ou convênio para a exploração da PI, em até 30 (trinta) dias após a assinatura destes.

5) A INSTITUIÇÃO enviará anualmente à FAPESP, para efeito de acompanhamento, relatório informativo contendo as seguintes informações:

a. Indicar a PI que foi depositada no período, data de depósito, título, inventores e vínculo institucional, titulares e processo FAPESP correspondente;

b. Informações sobre contratos de exploração de PI firmados no período.

5.1) O relatório anual deverá ser enviado até o dia 31 de março do ano subsequente ao ano a que o relatório se refere.

5.2) Na hipótese de o relatório não ser enviado no prazo estabelecido, a FAPESP poderá suspender a qualificação do NIT da INSTITUIÇÃO até que o relatório seja enviado. Nesse caso, a FAPESP poderá, segundo seus critérios, ser cotitular da PI depositada no período e suspender a liberação de recursos em eventuais projetos apoiados pela FAPESP e executados no NIT da INSTITUIÇÃO.

6) Os recursos auferidos por meio de todo e qualquer tipo de exploração autorizada da PI serão compartilhados com a FAPESP. Caberá à FAPESP a porcentagem de 33% (trinta e três por cento) dos valores auferidos pela INSTITUIÇÃO antes do compartilhamento com os inventores e da eventual cobrança de taxa pelos órgãos gestores dos recursos.

6.1) Para o cálculo do valor a ser repassado à FAPESP, a INSTITUIÇÃO poderá descontar despesas incorridas com o pagamento de taxas oficiais e serviços de terceiros, sendo que tais despesas deverãoser comprovadas e informadas à FAPESP no momento em que a INSTITUIÇÃO receber a remuneração pela exploração da PI.

6.2) A porcentagem prevista no item 6 poderá ser alterada em cada projeto específico apoiado pela FAPESP, mediante solicitação justificada enviada pela INSTITUIÇÃO à FAPESP.

6.2.1) A solicitação deverá ser encaminhada aos cuidados do NUPLITEC/Diretoria Científica e deverá explicitar os critérios utilizados para a redução. A solicitação deverá ser assinada pelo responsável pelo NIT, pelo responsável e pelo beneficiário do projeto FAPESP a que se refere a redução.

7) A INSTITUIÇÃO fará referência ao apoio da FAPESP em todas as formas de divulgação (teses, dissertações, artigos, livros, resumos de trabalhos apresentados em reuniões, páginas na Web e qualquer outra publicação ou forma de divulgação de atividades) da PI.

8) A INSTITUIÇÃO deve garantir que em toda publicização de materiais (incluindo páginas WWW) da PI que é objeto deste Termo, exceto artigos científicos publicados em revistas científicas ou técnicas com revisão por pares, conste a seguinte declaração de responsabilidade: "As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP”. As Signatárias, de comum acordo, avaliarão o teor da publicização dos materiais decorrentes da PI.

9) A INSTITUIÇÃO será responsável pelo compartilhamento dos benefícios auferidos com os pesquisadores envolvidos, de acordo com a Lei 10.973/2004, Lei Estadual 1.049/08 (Lei Paulista de Inovação) e suas normas internas.

10) Na hipótese de desistência pela INSTITUIÇÃO em manter a PI, esta deverá comunicar sua desistência à FAPESP em no máximo 90 (noventa) dias antes do prazo para o cumprimento de eventual procedimento relativo ao registro. Caso seja de interesse da FAPESP, a INSTITUIÇÃO deverá ceder gratuitamente os direitos sobre a PI à FAPESP.

11) Todas as atividades frente aos escritórios especializados na área de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias serão de inteira responsabilidade da INSTITUIÇÃO, cabendo-lhe auxiliar o Pesquisador Responsável no gerenciamento dos pagamentos e documentos necessários frente ao escritório.

12) A não observância, pela INSTITUIÇÃO, das condições aqui estabelecidas poderá levar ao descredenciamento do NIT.

13) Alterações neste Acordo poderão ser efetuadas, de comum acordo entre as Signatárias, mediante a celebração de termo aditivo.

14) Todos os créditos a favor da FAPESP deverão ser efetuados por meio de depósito identificado, conforme quadro abaixo:

BANCO DO BRASIL S/A – 001
Agência Lapa – 6807-1
Conta Corrente – 130.001-6
CNPJ - 43.828.151/0001-45
Identificador 1: (em branco)
Identificador 2: (em branco)
Identificador 3: (informar o número do processo ou o seu CPF)

15) Para dirimir as dúvidas de questões decorrentes do presente Acordo, que não possam ser solucionadas por entendimento direto entre as Signatárias, fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo – Brasil com exclusão de qualquer outro, mesmo privilegiado.

E assim, por estarem justas e acordadas, as Signatárias celebram o presente Acordo em duas vias de igual teor e forma.

São Paulo, ___ de _____________ de ___.

INSTITUIÇÃO XXXXX (Prof. Dr. XXXX)

Reitor

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP

(Prof. Dr. XXXX)

Presidente

Ciente:

Responsável pelo NIT da Instituição: xxxxxxx

Assinatura:

Testemunhas

_______________________

Modelo III (sumário)

Termo sobre Propriedade Intelectual e Compromisso de compartilhamento de resultados

Pelo presente Termo, a * inserir nome da empresa* inscrita no CNPJ sob o nº ___, com sede na Rua _____, Bairro _____ - CEP: ____ - _____, neste ato representada por seu representante legal ____, (QUALIFICAR), doravante denominada EMPRESA, considerando os resultados que serão obtidos por meio da execução do projeto intitulado: *inserir título*, Processo FAPESP nº ____, Beneficiário _______, doravante denominado “Projeto”, declara e compromete-se com o disposto a seguir:

1) A EMPRESA será titular dos direitos de propriedade intelectual passíveis de proteção conforme a legislação vigente, doravante denominados PI, relativos aos resultados do Projeto.

2) A EMPRESA compromete-se a executar as atividades de proteção e exploração da PI por meio de sua estrutura institucional de gestão de propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

3) A EMPRESA enviará à FAPESP, para efeito de arquivo e acompanhamento, cópia de todo e qualquer registro, alteração ou extensão da PI resultante do projeto.

4) Os recursos auferidos por meio de todo e qualquer tipo de exploração dos resultados do projeto, protegidos ou não por direitos de propriedade intelectual, serão compartilhados com a FAPESP. A participação da FAPESP nos resultados econômicos da exploração da inovação desenvolvida no projeto pela empresa se dará de acordo com os seguintes critérios:

4.1) O compartilhamento ocorrerá até o limite de 100% do valor desembolsado pela FAPESP no projeto, incluindo os valores convertidos em reais quando houver concessão em dólares (incluindo Bolsas e Reserva Técnica), atualizado pelo IPCA na data do pagamento.

4.2) O prazo para pagamento será de até 5 anos, a partir do início da comercialização do produto, processo, sistema e/ou serviço que utilize resultados do projeto. Mediante justificativa adequada e em caráter excepcional, esse prazo de 5 anos poderá ser ampliado após negociação com a FAPESP.

4.3) A FAPESP poderá dispensar total ou parcialmente o compartilhamento de resultados caso a empresa sede comprove o insucesso do projeto a ponto de inviabilizar o compartilhamento acordado, e apresentando explicações para esse resultado.

4.4) Será considerado um projeto bem-sucedido aquele em que o produto de inovação resultante chegar ao mercado e em que a empresa tiver, assim, condições de realizar o compartilhamento sem afetar sua sustentabilidade financeira.

4.5) Os pagamentos deverão ser feitos na conta bancária abaixo indicada, sendo que os comprovantes de depósito deverão ser enviados para o e-mail nuplitec@fapesp.br.

BANCO DO BRASIL S/A - 001
Agência: 1897-X – Governos
Conta Corrente – 19.110-8
CNPJ - 43.828.151/0002-26
Identificador 1: (em branco)
Identificador 2: (em branco)
Identificador 3: (informar o número do processo)

5) Todas as atividades frente aos escritórios especializados na área de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias serão de inteira responsabilidade da EMPRESA, cabendo a ela a responsabilidade pelos pagamentos pelos serviços contratados.

6) A Empresa Sede será a única responsável por eventuais ações de terceiros que aleguem que o resultado fere algum direito de propriedade intelectual.

7) Para dirimir as dúvidas de questões decorrentes do presente Acordo, que não possam ser solucionadas por entendimento direto entre as Signatárias, fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo – Brasil, com exclusão de qualquer outro, mesmo privilegiado.

São Paulo, (data)

(Nome e assinatura do pesquisador responsável)

(Nome e assinatura do representante legal da EMPRESA)

(Assinatura de 2 Testemunhas)

Modelo IV (sumário)

TERMO DE REVELAÇÃO DE INVENÇÃO

1) Dados Gerais

1.a) Título sugerido para o invento

1.b) Nome dos inventores e Instituições a que se vinculam

1.c) Título do projeto de pesquisa a que se vincula a invenção

1.d) Processo FAPESP do Auxílio ou Bolsa a que se vincula

2) Estado da Arte - breve descrição daquilo que já existe e que já está disponível e suas limitações técnicas, destacando quais destas limitações o invento em questão supera. Mencione a existência ou não de patentes similares próprias ou de terceiros, indicando quais os bancos de patentes que foram consultados.

3) Forma de Proteção - indicar qual a forma de proteção dos resultados cabível de acordo com a legislação nacional e internacional e a estratégia de proteção.

4) Breve resumo da invenção e Palavras-Chave - descrever de forma sucinta a invenção com dados não confidenciais: área de aplicação, problema a ser resolvido, vantagem da tecnologia e mercado a ser atingido. Inserir de 2 a 5 palavras-chave.

5) Descrição detalhada e técnica da invenção - Indicar as circunstâncias e a data da concepção da invenção. Descrever a invenção de forma detalhada, sua forma de processamento e as condições e parâmetros de seu melhor desempenho reprodução da invenção por alguém da área baseado na descrição oferecida. Inserir suas vantagens técnicas e econômicas sobre as tecnologias já existentes e suas diferenças. Inserir também eventuais desvantagens. A descrição deve em resumo indicar o que faz da invenção nova, prática e melhor do que as tecnologias já existentes. Indicar se há a utilização de materiais de terceiros.

6) Dados de divulgação anterior - informações acerca de eventuais divulgações da invenção: publicações, eventos, resumos, testes com a participação de terceiros etc. Inserir datas e nível de detalhamento da divulgação. Indicar se há caderno de laboratório que tenha registrado a concepção da invenção e se suas informações estão sendo mantidas sob sigilo.

7) Dados sobre o mercado da invenção - indicar o tipo de indústria e de atividades de mercado que poderão utilizar e se beneficiar com a invenção. Fazer referência a eventuais produtos similares já comercializados – marcas e empresas e identificar quais empresas poderiam se interessar pela invenção. Indicar o estágio da tecnologia – se distante ainda embrionária para alcançar o mercado, se próxima do mercado ainda necessitando de investimento para finalização ou se pronta para entrar no mercado com o mínimo de investimento. Indicar se já há protótipo. Indicar se já houve manifestação de interesse por alguma empresa. Indicar se já houve algum estudo, ainda que inicial, sobre a escala ideal de fabricação.

8) Desenhos, fotos ou outras figuras do invento (quando for o caso).

9) Desenvolvimento - Inserir dados acerca de quais atividades de pesquisa ou testes adicionais ainda são necessários para o desenvolvimento da invenção; se já estão sendo realizadas e por quem; qual o tempo estimado para a finalização destas atividades/testes; qual seria o financiamento necessário para a conclusão das atividades/testes.

10) Financiamento da invenção - Indicar quais as fontes de financiamento utilizadas para a concepção da invenção informando também os valores e os períodos.

11) Instituições envolvidas - Indicar quais as Instituições Públicas ou Privadas participaram da concepção da invenção contribuindo na infraestrutura e recursos humanos.

12) Declaração de responsabilidade - Os abaixo assinados declaram, para os devidos fins, que as informações apresentadas no presente documento são verdadeiras e não infringem direitos de terceiros, bem como de que estamos cientes da obrigação de confidencialidade sobre estas.

São Paulo, (data)

Nome e assinatura dos inventores

Nome e assinatura do Dirigente do NIT

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• Portaria PR 60/2021.

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